Экспресс-консультация

Наши телефоны: (067) 362-26-26, (044) 289-75-58, 289-75-59

Тот знает достаточно, кто знает, как научиться.
Генри Брукс Адамс (1838-1918), американский историк

Переоценка активов по МСФО
оценка ценных бумаг
оценка недвижимости
оценка автомобиля

Убытки от нарушения прав интеллектуальной собственности

Татьяна Березовская, МВА
Директор Оценочной компании "Аверти"
Татьяна Трембовецкая, патентный поверенный Украины,
директор IP-компании "Голдмарк"

Необходимость оценки убытков и ущерба в оценочной практике встречаются достаточно часто. Убытки и ущерб в различных отраслях права трактуются весьма неоднозначно и, в данной статье, нами будет использована трактовка убытков как суммы ущерба и упущенной выгоды1, согласно ст.22 Гражданского кодекса Украины (далее – ГКУ). Объектом данного исследования есть лишь вид стоимости и способы определения убытков правообладателей таких прав интеллектуальной собственности (ИС) как права на знак для товаров и услуг (далее – ТЗ), которые позволяют обосновать и количественно рассчитать размер имущественного вреда в результате правонарушения. Т.е. нами исследованы способы, которые на сегодняшний день могут быть использованы в рамках подходов и методов профессиональной оценки.

Основные проблемы оценки убытков

Авторами, профессиональными оценщиками, работающими по данной тематике, определены следующие основные проблемы оценки убытков:

  • полное отсутствие национальных, отраслевых и корпоративных методик по оценке убытков (ущерба и упущенной выгоды) правообладателей ТЗ для целей судопроизводства и управления;
  • закрытость рынка исключительных прав на ТЗ (а именно исключительных прав разрешать использование ТЗ, а также исключительных прав препятствовать неправомерному использованию ТЗ) и, как следствие, практически, полное отсутствие по ним полных, достоверных актуальных данных по условиям сделок и правами на ТЗ;
  • вероятностный характер суммы, которую правообладатель товарного знака мог бы получить при отсутствии правонарушения, например, заключив с потенциальным нарушителем лицензионный договор;
  • отсутствие организационно-правовых методик по сбору доказательств о нарушениях прав на товарные знаки и как следствие – сложность в сборе доказательств о нарушениях и доказывания вины (география нарушений, отраслевая и корпоративная специфика);
  • недостаток кадров и /или низкий уровень профессиональной подготовки оперативных сотрудников по сбору первичных материалов и процессуально грамотному закреплению собранных доказательств, исследованию материалов проверок;
  • низкая эффективность деятельности государства по предупреждению и расследованию правонарушений в сфере интеллектуальной собственности;
  • невысокий уровень правосознания и инициативности правообладателей по выявлению, предупреждению возможностей нарушения их прав, в частности – по оформлению договорных отношений с пользователями таких прав;
  • часто встречающееся на практике заблуждение правоохранительных органов относительно того, что обязанность доказывания ущерба лежит на правообладателе, как на потерпевшем;
  • отсутствие единых требований к проведению судебных экспертиз, связанных с нарушением прав на товарные знаки;
  • отсутствие понятия упущенной выгоды как объекта оценки в Национальных стандартах оценки2 (далее – НСО).

В силу закона3 оценка с целью определения размера убытка относится к обязательным видам оценки. И отчет об оценке на этапе подачи искового заявления о нарушении прав правообладателя есть, зачастую, единственным документов, определяющим примерный размер величины убытков, когда еще нет фактических данных для обоснования точного размера убытков (или компенсации). А в отдельных случаях, обоснования оценщика остаются единственно возможным обоснованием размера понесенных правообладателем убытков. Отсюда важность использования единой методологической базы при проведении таких оценок.

Законом Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине» предъявляются специальные требования к договору на оценку и самому отчету, но, необходимо отметить, что в упомянутом законодательном акте (ст.3) отсутствует такой объект оценки как убытки. С этой целью было бы логично внести изменения в действующее законодательство по двум направлениям:

  • дать определение убытков как объекта оценки;
  • ввести и использовать при оценке стоимости убытков (для целей судопроизводства) "специальную стоимость объекта оценки", которая в общем виде приведена в п.3 Национального стандарта №1 «Общие основы оценки имущества и имущественных прав», утвержденного Кабинетом Министров Украины 10 сентября 2003 года №1440: специальная стоимость – сумма рыночной стоимости и надбавки к ней, которая формируется при наличии нетипичной мотивации или особой заинтересованности потенциального покупателя (пользователя) в объекте оценки, либо использовать стоимость в использовании – стоимость, рассчитываемую исходя из текущих условий использования объекта оценки, которые могут не соответствовать его наиболее эффективному использованию.

Рассмотрим почему.

Как уже упоминалось, согласно п.2 ст. 22 Гражданского кодекса Украины под убытками понимаются потери, которые лицо понесло в связи с уничтожением или повреждением вещи, а также расходы, которые понес или должен будет понести собственник для восстановления своего нарушенного права (реальный ущерб), а также доходы, которые собственник мог бы реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Как правило, оценщики рассматривают обе составляющие при определении размера убытков. И, как правило, обе составляющие имеют определенную ненулевую стоимость. При этом, поскольку прямо понятие «убытки» в оценочном законодательстве отсутствует, оценщиками используется понятие «права требования» [правообладателя] (ст.3 Закона Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине»).

Убытки (сумма расходов) как объект оценки попадает также под понятие «возникновения гражданских прав и обязанностей» согласно статье 11 Гражданского кодекса Украины. Кроме того, согласно статье 177 указанного кодекса, объектами гражданских прав являются вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, результаты работ, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, информация, а также другие материальные и нематериальные блага.

Так как работы и услуги могут участвовать в гражданском обороте, то и сумма расходов, составляющая убытки и необходимая для восстановления нарушенного права в соответствии со статьёй 22 Гражданского кодекса Украины, также подлежит оценке.

Также статей 467 Гражданского кодекса Украины, в качестве правовых последствий прекращения действия исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец, предусмотрено возмещение убытков лицу, которому представлялось право использования этих объектов вследствие досрочного прекращения действия обозначенных прав.

В соответствии со статьями 16, 432 Гражданского кодекса Украины одним из способов защиты прав является взыскание убытков (материального ущерба) за нарушение прав на объекты права интеллектуальной собственности, а также компенсации за нарушение авторского права и смежных прав.

Согласно положений статьи 52 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» субъект авторского права и (или) смежных прав вправе подавать иски о возмещении убытков (материального ущерба), включая упущенную выгоду, или взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения ним авторского права и (или) смежных прав, или выплате компенсаций.

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» также предусмотрено, что нарушитель обязан возместить владельцу свидетельства причиненные убытки.

Как видим, выплата компенсации может применяться только в случае нарушения авторских или смежных прав. Для других объектов ИС, в частности, ТЗ, в законодательстве она не предусмотрена.

При этом с точки зрения судебной практики именно компенсацию считают самым действенным способом защиты. Согласно ч. 2 ст. 52 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», суд имеет право постановить решение или постановление о выплате компенсации, что определяется судом, в размере от 10 до 50000 минимальных заработных плат, вместо возмещения убытков или взыскания дохода. При этом владельцу авторских (смежных прав) достаточно доказать только наличие прав ИС и факт совершения правонарушения.

Таким образом, в законодательстве достаточно хорошо проработано нормы по необходимости возмещения убытков, их составляющих, необходимости их оценки, чего не скажешь о методологии определения их стоимости. Начнем с основного – вида определяемой стоимости.

В настоящее время в большинстве нормативных актах Украины либо не оговариваются эти условия, либо указывается, что определению подлежит именно рыночная стоимость объекта оценки, что в отдельных случаях снижает вес и доказательность оценочного заключения ибо достоверный и качественной рыночной информации, как правило, нет.

Кроме того, статьей 9 Закона Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине» положения (национальные стандарты) оценки имущества определяют случаи применения оценщиками методических подходов оценки рыночной стоимости имущества, а также случаи ограничения по применению методических подходов к определению нерыночных видов стоимости имущества. При этом, если законами или нормативными правовыми актами Кабинета Министров Украины, договором на проведение оценки имущества или решением суда не указан вид стоимости, который должен быть определен в результате оценки, определяется рыночная стоимость.

Необходимо отметить, что убытки в досудебной стадии не являются объектом гражданского оборота, поэтому применение к ним такой характеристики как «рыночная стоимость», представляется сомнительным. Вместе с тем, очевидно, что расходы, связанные с необходимостью проведения работ и услуг в целях ликвидации нанесенного ущерба (восстановления нарушенных прав), в полной мере обладают способностью к участию в рыночном обороте.

С учетом сближения национальных стандартов оценки с Международными стандартами оценки (МСО) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) целесообразно рассмотреть возможность использования в нормативно-правовых актах и методических рекомендациях (для целей определения убытков) термин «справедливая стоимость», «стоимость при текущем использовании», «специальная стоимость».

Следующий вопрос, который возникает – это из чего состоят убытки правообладателя. Как уже упоминалось, под убытками от неправомерного использования объектов ИС в формулировании Гражданского кодекса Украины подразумеваются:

  • потери, которые лицо понесло в связи с уничтожением или повреждением вещи, а также расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления своего нарушенного права (реальный ущерб);
  • доходы, которые лицо могло бы реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Пунктом 26 Национального стандарта №4 «Оценка имущественных прав интеллектуальной собственности», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины 3 октября 2007 года №1185 определено, что размер убытков за неправомерное использование объекта права интеллектуальной собственности определяется на дату оценки с применением оценочной процедуры накопления прибыли (дохода), который не получил субъект права интеллектуальной собственности и/или лицензиат в результате неправомерного использования объекта права интеллектуальной собственности, исходя из объемов производства и / или реализации контрафактной продукции. Таким образом, расчет оценщиками упущенной выгоды есть также допустимым и целесообразным.

Кроме того, необходимо учесть прямые расходы правообладателя на восстановление своих прав. К расходам правообладателя можно отнести издержки, связанные со сбором доказательств, расходы на проведение различного рода экспертиз (в т.ч. по оценке ущерба и упущенной выгоды), судебные, административные издержки (в том числе нотариальные услуги) и прочие. Суммарная величина расходов определяется как фактически понесенные затраты на основании платежных документов, учитываемые по текущей стоимости.

Кодексом Украины об административных правонарушениях (статья 51) предусмотрено, что незаконное использование объекта права интеллектуальной собственности (литературного или художественного произведения, их исполнения, фонограммы, передачи организации вещания, компьютерной программы, базы данных, научного открытия, изобретения, полезной модели, промышленного образца, знака для товаров и услуг, топографии интегральной микросхемы, рационализаторского предложения, сорта растений и т.п.), присвоение авторства на такой объект или иное умышленное нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности, охраняемой законом, влечет наложение штрафа от десяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования и материалов, предназначенных для ее изготовления.

Итак, процесс оценивания убытков можно охарактеризовать как процесс установления размера возмещения в денежном выражении причиненного вреда правонарушением в виде рыночной стоимости (1) работ и услуг по восстановлению нарушенного права, (2) утраченного имущества (снижения стоимости имущественных прав из-за правонарушения), а также (3) упущенной выгоды в виде потенциального дохода, или дохода, полученного нарушителем от использования имущественных прав (имущества), которая могла быть получена потерпевшим, однако не была получена в силу нарушения его прав.

Для того, чтобы процесс оценивания убытков правообладателей и не только можно было однозначно отнести к оценочной деятельности (а не только деятельности судебных экспертов, как, зачастую, трактуют и юристы, и правообладатели), необходимо дополнить перечень объектов оценки, НСО 1 и правил оценочной деятельности и, например, соответствующую статью закону или стандарт, следующей формулировкой: «Стандарт может применяться для определения размера имущественного вреда (убытков), возникающего в результате правонарушений, объектом которых являются права граждан и юридических лиц».

НСО 4 уместно было бы дополнить понятием «Убытки как объект оценки: «Под убытками правообладателей товарных знаков понимаются (1) расходы по восстановлению нарушенных прав, (2) стоимость утраченного имущественного права (или снижение стоимости имущественных прав из-за правонарушения), а также (3) право требования возмещения упущенной выгоды в связи с нарушением интеллектуальных прав». Либо вынести данное понятие в отдельный оценочный стандарт и методику, что и планировалось законодателем, но пока это лишь далекая перспектива.

Оценка размера убытков невозможна без соответствующего методического обеспечения. В настоящее время в Украине отсутствуют какие-либо методические нормативные акты по определению размера убытков. Есть отдельные предложения специалистов, при этом не разработаны единые методические рекомендации, внеотраслевые, однако обязательные и использованию во всех случаях проведения оценки убытков (далее по тексту – МР) с целью методического обеспечения работ по оценке убытков правообладателей в случае нарушения их прав.

Исторически сложилось, что такие работы проводятся, как правило, в условиях острой нехватки достоверных рыночных свидетельств о типичных условиях заключения сделок с правами на ТЗ. Так, например, те же лицензионные договоры на право использования ТЗ не подлежат обязательной государственной регистрации: только на усмотрение сторон. Вместе с тем, обязательной государственной регистрации подлежат договоры отчуждения прав на ТЗ (проще говоря «продажи ТЗ» другому лицу), однако Патентное Ведомство Украины не требует указания в таком договоре суммы сделки. Классические методы оценки в этом случае не работают, и, чтобы получить результат с достаточной степенью достоверности, необходимо использование нестандартных приемов и методов. Расчеты часто строятся на использовании известных лишь узкому кругу специалистов результатов исследований и мнений. Эмпирические данные, используемые в расчетах, как правило, ничем не подтверждены. Все это приводит к тому, что результаты оценки условий потенциального одного и того же лицензионного договора у разных исполнителей существенно (иногда, в разы!) отличаются. Такая ситуация, конечно, не способствует ни доверию к таким оценкам, ни авторитету к оценщикам. А между тем, все дело в методологии, которую использовали разные исполнители. При отсутствии к ней единого общепринятого подхода все авторы таких оценок одинаково правы. Вот только какую из них использовать?

Отсюда необходимость создания единого документа, выражающего согласованную позицию специалистов в этой области. Такие рекомендации должны быть разработаны с целью создание единого подхода к решению вышеуказанных задач, систематизировать наработанный опыт и повысить доверие пользователей к таким оценкам.

И они разработаны, пока это только проект, авторами рекомендаций выступили ведущие оценщики интеллектуальной собственности России и Украины. По своей сути, предложена методика, обобщающая идеи, методы, способы, интуитивные догадки, а также успешный опыт решения подобных задач в условиях неопределенности.

Данные методические рекомендации разработаны для оценки с использованием нечеткой логики. А нечёткой логике свойственно отсутствие строгих стандартов. Предметом нечёткой логики считается исследование рассуждений в условиях нечёткости, размытости, сходных с рассуждениями в обычном смысле, и их применение в вычислениях.

Описание четырех методов оценки ставок роялти

Рейтинговый метод – состоит в том, что оценщиком собирается информация о товарных знаках, по которым известны условия лицензионных соглашений. Условия таких соглашений определяют систему рейтингов. А затем сравниваются характеристики оцениваемого товарного знака с характеристиками ТЗ, которые легли в основу рейтинга. Рейтинг наиболее близких по описанию ТЗ и будет рейтингом объекта оценки. Данный метод не отличается высокой точностью, однако весьма удобен для «прикидки», а также популярен при согласовании стоимостей, полученных различными методами.

Метод "отраслевых стандартов" – базируется на статистике о диапазоне величины роялти в тех же отраслях, где может быть использован и оцениваемый товарный знак. Диапазоны берутся из авторитетных источников, неисчерпывающий перечень которых есть в МР. Диапазон разбивается на три значения (минимальное, максимальное, среднее) и вычисляется наиболее вероятное значение при помощи функций принадлежности. Метод используется при невозможности или отсутствии необходимости использовать другие методы оценки.

Рыночный метод – так же, как и предыдущие методы, использует рыночные данные об условиях контрактов, заключенных с подобным ТЗ. Указанные в лицензионных контрактах значения роялти проверяются на соответствие рыночным условиям по базам данных, ссылки на которые есть в МР. Лицензионные соглашение отбираются за срок, не более 5 лет до даты оценки. Критерии отбора соглашений: принадлежность к той же отрасли или товарной группе, сопоставимость объемов реализации, степень известности ТЗ и др. Результатом оценки есть диапазон роялти, где минимальным значением есть минимальное значение по выборке, а максимальным – соответственно, максимальное значение по выборке. При необходимости, данный диапазон может быть откорректирован на различия в объемах продаж продукции по соглашениям и продукции, маркированной оцениваемым ТЗ.

Метод Новосельцева – использует три показателя: рентабельность по отрасли (минимальная, максимальная, средняя либо расчетная), прибыль с/без использования ТЗ и доле собственника в прибыли пользователя. Величина роялти рассчитывается как частное от деления доли собственника в общей рентабельности на сумму единицы и общей рентабельности (т.е., с использованием ТЗ).

Согласование результатов оценки

Как правило, оценщиками рассматриваются к применению все возможные подходы и методы. Результатом есть несколько значений стоимости оцениваемых прав. На идеальном (открытом и конкурентном) рынке все три классических подхода должны привести к одной и той же величине стоимости. Однако большинство рынков являются несовершенными, предложение и спрос не находятся в равновесии. Особенно это касается рынка исключительных прав на ОИС объектов уникальных по своей сути и достаточно закрытого информационно. По этим и другим причинам данные подходы могут давать различные показатели стоимости, которые Оценщик сопоставляет между собой, проводя процедуру согласования, которая есть темой отдельного исследования.

Таким образом, в условиях дефицита информации 1-го уровня, оценщик вполне обоснованно может использовать информацию 2-го или даже 3-го уровня. Использование современных статистических методов обработки данных позволяют получить вполне обоснованный результат убытков от нарушения прав ИС. При этом используются все доступные методы и их комбинации, исходя из наличия исходных данных.

Внести изменения в национальное законодательство в части вида стоимости, определяемой при расчете убытков.

И, конечно же, принятие методики расчета таких убытков существенно облегчило бы задачу профессионального сообщества и повысило бы доверие к самой процедуре оценки.

Литература

1. Костин А.В. Актуальные вопросы оценки убытков правообладателей товарных знаков. – М.: Имущественные отношения в РФ. Оценка всех видов собственности – практический опыт. №6(93) 2009. – стр. 57-69.

2. Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов. — М.: Международная академия оценки и консалтинга, 2006. — 400 с.

3. Контрафакт. Шокирующие подробности криминальных рынков / Тим Филипс; пер. с англ. Бухтиярова А.П. при участии Болховитиной Л.А., под общ. Ред. А.А.Максюты при участии Н.В.Якуниной. — Москва: Вершина, 2007. — 280 с.

4. Костин А.В. Комментарий научного редактора перевода статьи «Анализ упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности» // «Business Valuations Guide», 2007, №1, стр.174-175.


1 «ст. 22 п. 2. Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода)».

2 П. 3 НСО 1 дает лишь понятие прямых убытков: «прямі збитки - поточна вартість витрат на відтворення, заміщення або відшкодування ринкової вартості об'єкта оцінки без урахування неотриманих майбутніх вигод».

3 Ст. 7 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».